- Центр Цифровых Прав

Название дела и стороны, участвующие в нем:

Доменный спор о защите товарного знака

Суд какой инстанции рассматривает/рассматривал:

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Номер судебного дела А56-35246/2020

Фабула дела

В юридическую фирму “ Digital Rights Center” обратилась организация ДиСАИ, которая разработала автоматизированную систему штрихкодирования товаров (продавцы и производители товаров используют её для контроля и учёта продукции). Организация зарегистрировала одноимённую базу данных и товарный знак и предоставляла доступ к своей системе через официальный сайт (в доменном имени сайта было название организации и товарный знак disai).
Однажды организация обнаружила другой сайт с аналогичным доменным именем disai, но в другой доменной зоне .ru (официальный сайт организации disai.org). На этом сайте также предлагались к продаже пакеты штрих-кодов, но в качестве продавца была указана совсем другая организация.
Конкурент организации, который зарегистрировал юридическое лицо не так давно, использовал товарный знак ДиСАИ в доменном имени сайта и в предложении о продаже аналогичных товаров/услуг, хотя разрешение на такое использование чужого товарного знака не получал. Идентичность доменных имён двух организаций легко могла сбить с толку пользователей системы ДиСАИ, поэтому надо было пресечь такое использование товарного знака организации и, во избежание путанницы в будущем, заполучить второе доменное имя в зоне .ru.

Какое законодательство было нарушено?

Товарный знак организации ДиСАИ был зарегистрирован для тех классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые отражали сущность работы системы штрихкодирования ДиСАИ. Конкурент использовал наименование “disai” в названии сайта, через который он также продавал пакеты штрихкодов.

Пункт 3 статьи 1484 ГК РФ запрещает использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. При этом, использование товарного знака в доменном имени и в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг прямо отнесено к способам использования товарных знаков (пункт 2 ст. 1484 ГК РФ). Используя товарный знак без согласия правообладателя, конкурент организации ДиСАИ допустил нарушение исключительных прав на чужой товарный знак.

Экспертиза и ее результаты:

Для успешного завершения доменного спора мало ориентироваться в положениях 4 части ГК РФ, которая посвящена правоотношениям, связанным с использованием интеллектуальной собственности. Необходимо также понимать, как устроена адресация в интернете, какие лица участвуют в её обеспечении и по каким правилам они работают. Не зная этого, можно совершить тактические ошибки, а также некорректно сформулировать исковые требования и получить неисполнимое решение суда.

Cпециалисты DRC обладают этими специальными знаниями, поэтому во время судебного процесса о защите товарного знака организации ДиСАИ юристам DRC удалось предотвратить перевод доменного имени disai.ru на третьих лиц (это лишило бы истца возможности получить права на администрирование доменного имени).

Организация-ответчик попыталась перенести доменное имя к другому регистратору и сменила администратора на физическое лицо, так что его данные скрыли из открытого доступа в сервисе Whois в целях исполнения закон-ва о защите персональных данных. Оперативное направление адвокатских запросов позволило установить личность этого физического лица и привлечь его к участию в деле в качестве ответчика. Подача ходатайства об обеспечительных мерах позволила “заморозить” доменное имя - суд наложил запрет на смену регистратора и администратора до окончания судебного процесса.

После вступления решения суда в силу права на администрирование доменного имени полностью перешли к клиенту.

Что было сделано специалистами DRC:

Специалисты DRC помогли своему клиенту зафиксировать нарушение его прав на товарный знак, составили претензию в адрес конкурента. Получив её, нарушитель полностью удалил всю информацию с сайта, но права на администрирование доменного имени передавать отказался. Тогда юристы DRC подали в арбитражный суд иск с целью получения компенсации за нарушение и спорное доменное имя. В итоге суд удовлетворил все заявленные требования и даже не поменял размер компенсации, который запросил истец.

Подпишитесь на нашу рассылку

Это рассылка о самых актуальных новостях и тенденциях цифрового права. Раз в две недели мы отправляем дайджест самых важных событий нашей сферы с аналитикой наших экспертов