Интеллектуальные права на служебное изобретение: регулирование в РФ

В соответствии с п. 1 ст. 1370 ГК РФ служебным считается изобретение (полезная модель или промышленный образец), которое создано в связи с выполнением работником своих трудовых обязанностей или в связи с конкретным заданием работодателя.

Создание изобретения, как полагает Э.П. Гаврилов, не может входить в трудовую функцию работника, не входит и не может входить в содержание поручения, которое ему дается, поскольку изобретение должно обладать изобретательским уровнем и быть неочевидным для специалистов, в том числе и для работника - автора изобретения, и для работодателя. Неочевидность и "непредсказуемость" создания изобретения подтверждается требованием закона об оповещении изобретателем работодателя о создании служебного изобретения. Создание служебного изобретения - это всегда выход за пределы трудовой функции работника, выход за пределы задания, которое было дано работнику [cм.: Гаврилов Э.П. Право автора служебного изобретения на вознаграждение // Патенты и лицензии. 2019. N 2, с. 49].

Вместе с тем Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"  внесло определенность в этот и другие вопросы, связанные со служебным изобретательством. В частности, Верховный Суд РФ в пункте 129 Постановления указал, что "для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных технических решений... Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции или быть выражено в виде конкретного задания".

Подтверждением этого могут выступать, как указано в Постановлении, акты работодателя, содержащие поручения работнику, соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей работника, место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в связи с выполнением трудовых обязанностей, иные обстоятельства в совокупности.

В этой связи конкретное задание работнику, как отмечает В.И. Еременко , не может быть произвольным, оторванным от трудовых обязанностей работника, и должно относиться к его трудовым обязанностям, которые указываются в конкретном задании, согласованным работодателем с работником в письменной форме [см.: Еременко В.И. О Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 10: патентное право // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2020. N 2. С. 15 - 28].

Принципиально важной в этой связи является норма п. 5 ст. 1370 ГК РФ, в соответствии с которой изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. В силу этого право на получение патента и исключительное право на такие изобретения, полезные модели или промышленные образцы принадлежат работнику. Работодатель в этом случае вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретений, полезных моделей или промышленных образцов. Использование работником денежных, технических или иных средств работодателя, как отмечает Пленум Верховного Суда РФ, само по себе не означает, что созданные изобретения, полезные модели или промышленные образцы являются служебными.

В п. 130 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 подчеркивается, что служебный характер изобретения, полезной модели или промышленного образца определяет взаимоотношения конкретного работника (автора) и его работодателя, но не правовой режим изобретения, полезной модели или промышленного образца в целом.

Многие работодатели ошибочно полагают, что права на созданное работником-изобретателем служебное изобретение автоматически переходят к ним, обуславливая это наличием трудового договора или, например, выплатой заработной платы работнику. 

В современном российском законодательстве определен режим осуществления прав на служебное изобретение (промышленный образец, полезную модель), а именно п. п. 2 - 5 ст. 1370 ГК РФ предусматривают:

(а) право авторства на служебное изобретение (промышленный образец, полезную модель) принадлежит работнику-изобретателю;

(б) исключительное право на служебное изобретение (промышленный образец, полезную модель) принадлежит работодателю, если иное не предусмотрено трудовым или гражданско-правовым договором;

(в) право на получение патента принадлежит работодателю, а если в установленные сроки работодатель не распорядиться изобретением определенным законом образом - право возвращается работнику.

Право авторства на служебное изобретение (промышленный образец, полезную модель) принадлежит работнику, однако нередки случаи неверного определения круга изобретателей и правообладателей исключительного права на созданный результат интеллектуальной деятельности. Так, решением Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации от 28 октября 2020 г. по делу N СИП-288/2019  патент N 111630 на промышленный образец "Вездеходное транспортное средство" был признан недействительным в части отсутствия указания в качестве патентообладателя организации-заказчика в нарушение права на получение патента и условий договора.

На работника возлагается обязанность письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином (п. 4 ст. 1370 ГК РФ).

В российской судебной практике нередки случаи сокрытия работником изобретения, созданного им с использованием ресурсов и возможностей предприятия. Как правило, работник поступает так в целях дальнейшего присвоения прав на результат интеллектуальной деятельности. Работодатель, в свою очередь, должен контролировать использование ресурсов работником-изобретателем, чтобы выявлять подобные случаи и пресекать мошенничество. К примеру, Суд по интеллектуальным правам Российской Федерации Постановлением от 13 ноября 2019 г. по делу N СИП-97/2019 принял решение, в соответствии с которым патент на изобретение был признан недействительным, поскольку руководитель не был должным образом извещен о создании работниками в рамках исполнения трудовых обязанностей патентоспособного технического решения, в связи с чем не воспользовался своим правом на получение патента на служебное изобретение. Суд установил, что служебные записки, путем предоставления которых работники уведомляли работодателя о создании изобретения, не являются действительным и законным способом уведомления.

Чтобы избежать возврата права на подачу заявки на патент к работнику-изобретателю (п. 4 ст. 1370 ГК РФ), многие работодатели предпочитают сохранять информацию о вновь созданном результате интеллектуальной деятельности в тайне и засекречивают результаты работ. После этого в более комфортные для себя сроки они могут принять решение о патентовании либо ином использовании служебного изобретения. В таком случае у работника-изобретателя не остается возможности получать информацию о совершении правовых действий в отношении созданного им изобретения.

В этой связи практика показывает целесообразность установления, обязывающего работодателя принять в определенные сроки юридически значимое решение относительно результата интеллектуальной деятельности, которое могло бы обеспечить работника-изобретателя уверенностью в том, что его интеллектуальные права не будут нарушены.

Вместе с тем имеют место случаи превышения работодателем своих полномочий при назначении работнику конкретного задания на разработку служебного изобретения. Следует учитывать, что любое такое задание не должно противоречить должностной инструкции работника, иначе такие отношения не будут признаваться служебными.

Подобного рода заблуждение о том, что созданная работником в связи с его должностными обязанностями интеллектуальная собственность автоматически становится исключительной собственностью работодателя, характерно, например, и для корпоративной практики в США. Так, в 2009 году Стэнфордский университет был вынужден выплатить миллионные суммы своим сотрудникам, поскольку соглашение о передаче прав на изобретения (the assignment-of-invention-agreement), которое требовалось подписать с сотрудниками университета как приложение к трудовому контракту, оказалось юридически недействительным по причине неправильности содержащихся в нем формулировок [см.:  Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems].

В наши дни с развитием удаленной формы трудовых отношений и в связи с широким использованием работниками собственных компьютеров появилась потребность урегулирования в соглашении сторон вопросов передачи прав на изобретения, созданные работником вне рабочего места (вне рабочего времени), а также созданные с использованием оборудования и материалов работодателя. В традиционной практике такие изобретения не признаются служебными. Например, работодатели должны подтвердить, что их сотрудники используют ресурсы компании, в том числе компьютеры, предоставленные компанией, для выполнения своей работы. Это можно сделать, если компания использует безопасное подключение к корпоративной компьютерной сети (например, через VPN), поскольку такое подключение свидетельствует о том, что удаленная работа входит в сферу трудовой функции работника. При этом безопасное подключение к корпоративной сети предназначено именно для защиты интеллектуальной собственности, конфиденциальной информации и коммерческой тайны работодателя. В соглашении или в трудовом договоре должен указываться точный объем работы для каждого работника, включая выполнение такой работы удаленно, в нерабочее время и даже с использованием собственных ресурсов сотрудника. Аналогично должны решаться вопросы прав интеллектуальной собственности при работе с независимыми подрядчиками.

Одним из важнейших прав изобретателя является право на вознаграждение за создание служебных результатов интеллектуальной деятельности.

Право авторов служебных изобретений (полезной модели, промышленного образца) на вознаграждение, в силу п. п. 2 и 4 ст. 1370 ГК РФ, возникает в случаях:

- использования служебного изобретения (полезной модели, промышленного образца) в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии;

- получения патента на служебные РИД работодателем;

- принятия работодателем решения о сохранении информации о служебном изобретении (полезной модели, промышленном образце) в тайне и сообщения об этом работнику;

- передачи права на получение патента другому лицу;

- неполучение работодателем патента по поданной им заявке по зависящим от него причинам.

Во всех этих случаях автору - изобретателю служебного РИД полагается выплата вознаграждения от работодателя. Если же принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить вознаграждение работнику, остается работодатель.

К иным лицам данная обязанность может перейти в порядке универсального правопреемства. Право на вознаграждение за служебные результаты интеллектуальной деятельности, причитающееся работнику - автору служебного изобретения (полезной модели, промышленного образца), переходит к его наследникам на оставшийся срок действия исключительного права (см. пп. "г" п. 91 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 23.04.2019) "О судебной практике по делам о наследовании").

По общему правилу, размер изобретательского вознаграждения определяется договором, а в случае спора, в соответствии с п. 4 ст. 445 ГК РФ, — судом. В случае создания изобретения, полезной модели или промышленного образца несколькими работниками в соавторстве размер вознаграждения определяется отдельно для каждого соавтора, в том числе исходя из его вклада в полученный результат.

Важная гарантия прав изобретателя служебного РИД заключается в следующих положениях, которые отмечены в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10. Обязанность по выплате вознаграждения работодателем работнику (автору) не зависит от фактического использования или неиспользования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца. Вместе с тем от фактического использования, обусловленного характером работ, может зависеть согласованный работником (автором) и работодателем размер вознаграждения.

Выплата вознаграждения работнику (автору) осуществляется в течение срока действия патента, а в случае досрочного прекращения действия патента на изобретение (полезную модель, промышленный образец), в соответствии со ст. 1399 ГК РФ, выплата вознаграждения прекращается. Если же действие патента на изобретение (полезную модель, промышленный образец) восстанавливается в силу ст. 1400 ГК РФ, восстанавливается и обязанность по выплате вознаграждения.

Помимо этого, если досрочное прекращение действия патента на изобретение (полезную модель, промышленный образец) осуществлено в целях прекращения выплаты вознаграждения (например, изобретение продолжает использоваться в производстве), работник (автор) вправе требовать от работодателя возмещения убытков на основании п. п. 1 и 4 ст. 10 ГК РФ.

При этом на требования о выплате вознаграждения распространяется общий трехлетний срок исковой давности, предусмотренный ст. 196 ГК РФ. При наличии заявления ответчика о применении последствий пропуска срока исковой давности соответствующее вознаграждение в судебном порядке может быть взыскано за три года, предшествовавших дате обращения в суд.

Порядок выплаты вознаграждения определяется в трудовом договоре или отдельным соглашением работодателя и работника. В силу п. 5 ст. 1246 ГК РФ Правительство Российской Федерации утверждает Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы (далее - Правила), новая редакция которых вступила в силу с 1 января 2021 г. и будет действовать до 2027 года (см.  Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1848 "Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы"). 

Правила устанавливают (но не распространяются на случаи заключения работодателем и работником договора, устанавливающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения) следующие единовременные вознаграждения автору-изобретателю:

- за создание служебного изобретения - в размере 30% от среднего годового заработка изобретателя;

- за создание служебного промышленного образца и служебной полезной модели - в размере 20% от среднего годового заработка изобретателя;

- за использование работодателем служебных изобретений - в размере трех средних годовых заработных плат работника;

- за использование работодателем служебного промышленного образца и служебной полезной модели - в размере двух средних годовых заработных плат работника.

В случае передачи работодателем иному лицу права на получение патента или исключительного права на служебное изобретение (полезную модель, промышленный образец) по договору о передаче права на получение патента или договору об отчуждении исключительного права работодатель выплачивает автору-изобретателю вознаграждение за такие РИД в размере 15% вознаграждения работодателя, которое получено по соответствующему договору. При создании служебного РИД несколькими изобретателями выплата вознаграждения работодателем распределяется между такими работниками поровну, если соглашением между ними не предусмотрено иное. В случае прекращения трудовых отношений между работодателем и работником-автором служебного изобретения (полезной модели, промышленного образца) работодатель обязан осуществлять выплату вознаграждения автору-изобретателю в размере, в порядке и на условиях, установленных этими Правилами.

Во многом новые Правила сохранили свою направленность, поэтому спорные вопросы о справедливом размере и порядке выплаты вознаграждения, которые ранее поднимались исследователями (см., в частности,  Галифанов Р.Г., Карлиев Р.А. Авторское вознаграждение за создание и использование служебных изобретений // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2019. N 11. С. 49 - 62.), так и остались нерешенными.

Например, весьма часто работник-изобретатель по причине своей юридической неграмотности или невнимательности при подписании договора оказывается жертвой обмана или работодатель недоговаривает о каких-либо дополнительных условиях. Основанием для выплаты вознаграждения является факт использования служебного РИД, часто подтверждаемый актом об использовании, в котором указываются конкретная дата и место начала использования, номер охранного документа и название изобретения (полезной модели, промышленного образца). Следует обращать внимание на внесение всех возможных для работника-изобретателя условий в договор (соглашение), которые влекут за собой гарантированную выплату вознаграждения.

Решение по вышеуказанному делу было вынесено с учетом разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10, в п. 121 которого было указано, что судам необходимо учитывать следующие факторы:

- характер участия каждого из лиц, указанных в патенте или претендующих на авторство, в создании технического решения;

- факты внесения личного творческого вклада в создание технического решения (решения внешнего вида изделия) названными лицами, принятия каждым из них творческого участия в совместном труде по созданию технического решения (решения внешнего вида изделия), разработки ими каких-либо существенных признаков, направленных на достижение обеспечиваемого изобретением и полезной моделью технического результата;

- факты создания перечисленными в патенте в качестве авторов лицами технического решения (решения внешнего вида изделия), совокупность признаков которого получила отражение в формуле изобретения, полезной модели, на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

В настоящее время на крупных российских предприятиях сложилась устойчивая практика выплаты дополнительных вознаграждений за технические инновации и изобретения сотрудников. Например, в компании "Дедал" (входит в структуру Госкорпорации "Росатом") ввели поощрения для сотрудников, которые создают изобретения, полезные модели и программы ЭВМ. В результате каждый месяц здесь получают минимум один патент.

Необходимо также иметь в виду, что право на вознаграждение за служебные результаты интеллектуальной деятельности, причитающееся работнику - автору служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца, является неотчуждаемым (п. 4 ст. 1370 и п. 5 ст. 1430 ГК РФ), однако переходит к его наследникам на оставшийся срок действия исключительного права.